Les preuves d’usage éligibles à la Trademark Clearinghouse

Pour déposer prioritairement vos noms de domaine dans les nouvelles extensions internet (NewgTLDs) comme les .BZH, .SHOP ou .WEB, il convient d’enregistrer vos marques dans la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pour bénéficier de cet avantage, la Trademark Clearinghouse exige que les marques soumises soient utilisées. Découvrez les preuves d’usages éligibles à fournir à votre agent TMCH comme ProDomaines.

L’ICANN conditionne la possibilité de recourir aux services d’enregistrement prioritaire (« sunrise period ») au dépôt d’une preuve d’usage. Cette condition fait suite aux problématiques rencontrées lors des précédents lancements de nouvelles extensions.

Éviter les fraudes

L’ouverture du .EU (Union Européenne) durant sa « sunrise period » avait fait l’objet de fraude, dénaturant totalement l’objectif initial, à savoir une réservation prioritaire, limitée aux seuls détenteurs de marques. C’est ainsi que les marques « OXF&ORD » ou « BARC&ELONA » ont été déposées et enregistrées en quelques jours seulement via la procédure accélérée de l’ Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) afin de permettre un enregistrement prioritaire de nom de domaine sur des termes populaires.

Suite à cela, l’ICANN a souhaité renforcer la protection des marques légitimes au cours des périodes « Sunrise » en instaurant une preuve d’usage, alors même que le GAC n’y était pas favorable.

L’objectif est de s’assurer que toutes les marques sont traitées de façon identique :

  • sans discrimination liées à l’office d’enregistrement dont elles émanent ;
  • en s’assurant que la marque est communiquée au public et permet ainsi de distinguer des produits ou des services, neutralisant ainsi les marques enregistrées via des procédures accélérées.

La Trademark Clearinghouse qui a été mise en place avec le programme des nouvelles extensions Internet a instauré la déclaration et la preuve d’usage comme condition sine qua non pour bénéficier des services « Sunrise » (à défaut la marque enregistrée dans la TMCH ne bénéficie que du service Trademark Claims).

La preuve d’usage

La preuve d’usage est relativement simple. Il s’agit de prouver que la marque est communiquée au consommateur afin de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Il faut garder en mémoire que l’objectif affiché est d’éviter les abus similaires au lancement du .EU.
Une liste exemplative est donnée par l’ICANN. Il s’agit de manière générale des documents classiquement demandés lors de procédures d’opposition, actions en contrefaçon ou déchéance comme :

  • Les étiquettes, emballages, packaging.
  • Les supports publicitaire / marketing: brochure, catalogue, manuel, tract, dépliants, affiche, impression d'écran, présence marketing sur les réseaux sociaux, etc.

A noter que parmi ces preuves d'usages, la TMCH n'accepte pas :

  • la présence de la marque dans un nom de domaine
  • La mention de la marque dans des échanges privés (emails)
  • Les  licences de marque (même inclue dans un ensemble contractuel comme un bail),
  • Les cartes de visite, etc.

Si ces moyens de preuve sont nombreux et relativement larges, il est impératif que cette preuve d’usage concerne la marque seule, telle qu’elle est enregistrée dans la TMCH, c'est-à-dire exactement telle qu’elle figure dans le certificat d’enregistrement. Cela n’est pas sans poser quelques problèmes dans les cas relativement courant où la marque est accolée au nom d’une ville, contient des signes de ponctuations, etc.
En revanche, la preuve d’usage ne concerne que la marque telle qu’elle est exploitée, sans avoir à prouver dans le même temps un lien avec le titulaire de la marque.

Enfin, une seule preuve d’usage est demandée, selon le principe une marque égale une preuve d’usage. Si la marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse est une marque internationale, la preuve d’usage dans un seul des pays couverts par cette marque est suffisante.

La déclaration d’usage

Ce document doit être rempli et signé par le titulaire de la marque tel qu’il est mentionné dans le certificat d’enregistrement, que la marque soit enregistrée dans la TMCH par l’intermédiaire d’un agent ou non.

Contrairement à la preuve d’usage, la même déclaration d’usage peut être utilisée pour l’enregistrement de plusieurs marques dès lors que le titulaire est identique.

Le document doit mentionner le titulaire tel qu’il figure dans le certificat d’enregistrement et signé. Le nom et la position du signataire ne sont, curieusement, pas requis.

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